Düsseldorf, 20.03.2023 – In seiner am 10. Januar 2023 verkündeten Entscheidung „Elektromigration“ (X ZR 6/21) hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Frage der offenkundigen Vorbenutzung im Zusammenhang mit Reverse Engineering befasst. In der Sache ging es unter anderem um einen in einem Smartphone verbauten Halbleiterchip, dessen offenkundige Vorbenutzung die Richter bestätigt sahen. Das betreffende europäische Patent (EP 3 036 768) wurde mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt.
Der BGH folgte in seinem Urteil der vorinstanzlichen Feststellung des Bundespatentgerichts (Az: 2 Ni 21/20 (EP)), dass die „nicht zu entfernte Möglichkeit“ der Kenntnisnahme (vgl. BGH – „Pfennigabsatz“ vom 25.11.1965, IA ZR 117/64), die für eine offenkundige Vorbenutzung erforderlich ist, auch dann besteht, wenn die betreffenden Merkmale eines Chips erst durch Reverse Engineering zu erkennen sind.
„Bisher gab es vergleichsweise wenig deutsche Rechtsprechung zum Thema Reverse Engineering in Bezug auf offenkundige Vorbenutzung. Die aktuelle BGH-Entscheidung ist daher besonders relevant“, sagt Gottfried Schüll, Patentanwalt und Partner von Cohausz & Florack (C&F). Vor allem in der Mobilfunkbranche dürfte das Urteil aus Sicht von C&F auf Interesse stoßen: „Angesichts der oft hohen Kosten für Reverse Engineering in diesem Bereich bringt das Urteil mehr Klarheit über dessen gerichtliche Akzeptanz“, sagt Dr. Martin Rütten, Patentanwalt von C&F.
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