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/ Dr. Peter Reckenthäler

EPA-Beschwerdekammer widerspricht Regelung zur verpflichtenden Änderung von Beschreibungen von Patentanmeldungen

Düsseldorf, 13.01.2022 – Eine Beschwerdekammer des Europäischen Patent-amts (EPA) hat mit einer Entscheidung vom 16. Dezember 2021 (T 1989/18) den EPA-Prüfungsrichtlinien in einem grundlegenden Punkt widersprochen:

Nach der Entscheidung sollten Patentanmelder künftig nicht mehr dazu verpflichtet werden können, Ausführungsformen aus der Beschreibung zu streichen, nur weil diese über das hinausgehen, was von den als erteilungsfähig angesehenen Ansprüchen abgedeckt ist.

In ihrer aktuellen Fassung sehen die EPA-Prüfungsrichtlinien genau dies vor: „Ausführungsformen in der Beschreibung, die nicht mehr unter die unabhängigen Ansprüche fallen (z. B. wenn die Beschreibung eine Alternative für mindestens ein Merkmal umfasst, das nicht mehr unter die geänderten Ansprüche fällt), sind zu streichen“ (EPA-Prüfungsrichtlinien, F-IV 4.3).

Aus Sicht der Beschwerdekammer gibt es aber im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) keine Rechtsgrundlage, die solche Ausführungsformen verbietet. Insbesondere würde die Klarheit von Ansprüchen, die in sich klar und durch die Beschreibung gestützt sind, nicht dadurch beeinträchtigt, dass die Beschreibung auch Gegenstände enthält, die nicht beansprucht sind.

„Für Patentanmelder ist das Urteil der EPA-Beschwerdekammer eine gute Nachricht, da es eine Grundlage bietet, mit der unverhältnismäßige Anpassungen der Beschreibung vermieden werden können“, sagt Dr. Peter Reckenthäler, Patentanwalt von Cohausz & Florack (C&F). „Gleichzeitig sollten Patentanmelder dennoch im eigenen Interesse sicherstellen, dass die Beschreibung im Einklang mit den erteilten Ansprüchen ist. Dies erscheint ratsam, da die Beschreibung in Patentverletzungsverfahren zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen wird.“

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