Anders als von der Klägerin beantragt entschied sich das Gericht jedoch dagegen, der Beklagten aus vermeintlichen Billigkeitsgründen sämtliche Verfahrenskosten aufzuerlegen.
In der Vergangenheit war das Bundespatentgericht in einzelnen Fällen der Teilnichtigkeit bei der Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen auf Grundlage des § 84 II PatG von dem grundsätzlichen Unterliegenheitsprinzip gemäß § 91 ZPO abgewichen. Dem lag unter anderem zugrunde, dass der Nichtigkeitskläger keine Möglichkeit hat, einen Patentanspruch von vorneherein in der Weise beschränkt anzugreifen, dass der Inhaber des Streitpatents durch eine in den Klageantrag aufgenommene Neufassung des angegriffenen Patentanspruchs festgelegt wird (BGH GRUR 1997, 272, 276 – „Schwenkhebelverschluss“). Wird daher das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neu gefassten Patentansprüchen beschränkt verteidigt und erklärt sich der Kläger hiermit sofort einverstanden, so trägt nicht der Kläger die insoweit anfallenden Verfahrenskosten, sondern der Beklagte aufgrund der heranzuziehenden Billigkeitsgründe (BPatG GRUR 2009, 46, 50 – „Ionenaustauschverfahren“).
Im vorliegenden Fall berief sich die Nichtigkeitsklägerin auf eine Kostenverteilung gemäß der „Ionenaustauschverfahren“-Entscheidung, nachdem sie sich vor der mündlichen Verhandlung mit Hilfsantrag 2‘ einverstanden erklärt hatte und dieser letztlich auch Bestand haben sollte. Allerdings hatte die Beklagte Hilfsantrag 2‘ davon ausgehend formuliert und eingereicht, dass er gemäß dem zuvor ergangenen qualifizierten Hinweis des Senats mit hoher Wahrscheinlichkeit Erfolg haben würde. Ebenso hatte sich die Klägerin also mit Hilfsantrag 2‘ einverstanden erklärt, als sie bereits von dessen nach Einschätzung des Senats guten Erfolgsaussichten wusste. Im anschließenden Urteil stellte der Senat hierzu fest, dass allein eine Reaktion auf im Laufe des Prozesses schwindende Erfolgsaussichten aufgrund der rechtlichen Beurteilung des Gerichts kein Abweichen von den Kostengrundsätzen bei Unterliegen rechtfertige. Vielmehr komme es darauf an, dass eine Einverständniserklärung der Klägerin mit einem Hilfsantrag nicht nur sofort, sondern auch ausschließlich aus autonomen Erwägungen hinsichtlich der Schutzfähigkeit geschehe. Letztlich schien dem Senat im vorliegenden Fall eine gleichmäßige Aufteilung der Kosten angemessen, da hinsichtlich des aufrechterhaltenen Hilfsantrags 2‘ beide Parteien von der Kenntnis des zuvor ergangenen qualifizierten Hinweises profitiert hätten.
Als Fazit aus dem aktuellen Urteil des Bundespatentgerichts lässt sich demnach Folgendes sagen: Möchte ein Nichtigkeitskläger sämtliche Verfahrenskosten aus Billigkeitsgründen dem Beklagten übertragen haben, sollte er sich mit einem voraussichtlich schutzfähigen Hilfsantrag, soweit dieser hinsichtlich seines eingeschränkten Schutzumfangs bereits akzeptabel erscheint, nach Möglichkeit sofort und aus eigenständigen Erwägungen – insbesondere ohne eine entsprechende vorläufige Einschätzung des Gerichts abgewartet zu haben – einverstanden erklären.
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