Normenketten:
PatG § 81, § 121 Abs. 2
ZPO § 93
Leitsätze:
- Ein Patentinhaber gibt Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage, wenn er dem potenziellen Nichtigkeitskläger trotz Aufforderung nicht schon vor Klageerhebung eine Rechtsstellung verschafft, die mit derjenigen nach der Nichtigerklärung des Patents vergleichbar ist (Bestätigung von BGH, Urteil vom 13. August 2013 - X ZR 73/12, GRUR 2013, 1282 Rn. 50 - Druckdatenübertragungsverfahren).
- Eine vorherige Aufforderung seitens des Nichtigkeitsklägers ist nicht schon deshalb entbehrlich, weil der Patentinhaber im Rahmen von Lizenzverhandlungen hat erkennen lassen, dass er einem Rechtsstreit nicht aus dem Weg gehen wird.
BGH, Urteil vom 27.6.2023 - X ZR 59/21 -
Kommentar C&F:
Welche Partei muss im Nichtigkeitsverfahren bei Nichtigerklärung des Streitpatents die Prozesskosten tragen? Mit dieser Frage hat sich der BGH in seinem Urteil X ZR 59/21 – Anzeigemonitor beschäftigt. Grundlegend hat nach § 91 ZPO die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Im Falle eines sofortigen Anerkenntnisses nach § 93 ZPO können jedoch dem Nichtigkeitskläger auch im Falle des Obsiegens die Prozesskosten auferlegt werden, wenn der Beklagte durch sein Verhalten keinen Anlass zur Erhebung einer Klage gegeben hat und den Anspruch des Klägers sofort anerkennt.
Im vorliegenden Fall entschied der BGH, dass die Beklagte keinen Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegeben und den Anspruch der Nichtigkeitsklägerin, durch die beschränkte Verteidigung des Patents in Verbindung mit dem Verzicht auf den darüber hinaus gehenden Schutz für die Vergangenheit, sofort anerkannt hatte. In seiner Urteilsbegründung kam der BGH zu dem Schluss, dass die Nichtigkeitsklägerin die Pateninhaberin durch eine vorprozessuale Verzichtsaufforderung zum Verzicht auf das Patent hätte auffordern müssen, um Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage zu geben. Die Prozesskosten wurden somit der Nichtigkeitsklägerin auferlegt, jedoch nur teilweise, da die Pateninhaberin durch die beschränkte Verteidigung des Patents den Anspruch der Nichtigkeitsklägerin nur teilweise anerkannt hatte.
Das sofortige Anerkenntnis nach § 93 ZPO ist für prozesstaktische Überlegungen hinsichtlich der Kostenentscheidung sowohl vom Nichtigkeitskläger als auch vom Patentinhaber besonders zu beachten. Das BGH-Urteil unterstreicht aus Klägersicht die Wichtigkeit der Stellung einer vorprozessualen Verzichtsaufforderung. So kann der potenzielle Nichtigkeitskläger das Risiko vermeiden, dass der Patentinhaber keinen Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage gibt und sich draus eine für ihn negative Kostenentscheidung ergibt.
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Unser Kommentar zum vorstehenden Urteil dient dem Zweck einer einfachen Zugänglichmachung. Vereinfachungen und Unvollständigkeiten sind diesem Zweck geschuldet. Zum vollständigen Verständnis wird auf die deutsche Originalfassung der Urteilsveröffentlichung verwiesen.
