Düsseldorf, 09.07.2025 – Am 2. Juli 2025 hat die Große Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts (EPA) ihre lang erwartete Entscheidung im Fall G 1/23 („Solarzelle“) veröffentlicht - eine wegweisende Entscheidung, die klarstellt, ob Produkte, die vor dem Anmeldetag eines Patents auf dem Markt erhältlich waren, aber nicht vollständig analysiert oder reproduziert werden konnten, als Stand der Technik für spätere Patentanmeldungen gelten.
Die GBK entschied, dass
ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung öffentlich erhältlich war, kann nicht allein deshalb aus dem Stand der Technik ausgeschlossen werden, weil seine Zusammensetzung oder sein innerer Aufbau von der Fachperson nicht vollständig analysiert oder reproduziert werden konnte.
(1. Leitsatz)
Diese Entscheidung revidiert die in G 1/92 aufgestellte, lange geltende doppelte Voraussetzung, dass ein Erzeugnis für die Fachperson analysierbar und reproduzierbar sein muss, um zum Stand der Technik zu gehören.
Hintergrund: Von T 438/19 zu G 1/23
Die Vorlage an die GBK in G1/23 stammt von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03 in der Einspruchsbeschwerdesache T 438/19. In dem zugrundeliegenden Streitfall ging es um ein Patent für ein Verkapselungsmaterial für Solarzellen (EP 2626911), das auf einem komplexen Polymer („ENGAGE® 8400“) basierte, das unbestrittenermaßen vor dem Prioritätstag im Handel erhältlich war. In verschiedenen technischen Unterlagen wurden bestimmte Eigenschaften von ENGAGE® 8400 dokumentiert. Wie die Parteien jedoch übereinstimmend feststellten, ist die genaue Reproduktion eines komplexen Polymers kein einfaches Unterfangen (selbst wenn das Endprodukt zur Analyse zur Verfügung steht), und das genaue Herstellungsverfahren für ENGAGE® 8400 war nicht öffentlich bekannt. Die Patentinhaber (Mitsui Chemicals, Inc. und Mitsui Chemicals Tohcello, Inc.) argumentierten unter Bezugnahme auf die GBK-Entscheidung G 1/92, dass ENGAGE® 8400 der Öffentlichkeit nicht im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden sei, da es nicht exakt reproduziert werden konnte. Die Einsprechende (Borealis AG) argumentierte demgegenüber, dass ENGAGE® 8400 neuheitsschädlich sei, unabhängig davon, inwieweit es reproduziert werden konnte.
Die GBK analysierte die unterschiedlichen Auslegungen des in G 1/92 festgelegten „Reproduzierbarkeitserfordernisses“ und stellte klar, dass der Begriff „reproduzieren“ in einem breiteren Sinne zu verstehen ist, nämlich als die Fähigkeit der Fachperson, das physische Produkt „in die Hand zu bekommen“. Dies bedeutet, dass das „Reproduzierbarkeitserfordernis“ inhärent von einem Produkt erfüllt wird, das im Handel erhältlich war.
In Bezug auf veröffentlichte technische Informationen über ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, entschied die GBK, dass solche Informationen Stand der Technik sind, unabhängig davon, ob die Fachperson das Erzeugnis und seine Zusammensetzung oder innere Struktur vor dem Anmeldetag analysieren und reproduzieren konnte.
Die GBK kam zu dem Schluss, dass alle analysierbaren Eigenschaften des in Verkehr gebrachten Erzeugnisses allein durch die Möglichkeit, dass sie analysiert werden konnten, öffentlich wurden, da das Erzeugnis physisch zugänglich war.
Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass die GBK in den Randnummern 76-79 der Entscheidung G 1/23 die Frage offen gelassen hat, ob es rechtliche Grenzen für den Umfang und die Komplexität der Analyse gibt, die eine Fachperson durchführen muss, um aus einem in Verkehr gebrachten Produkt Informationen ableiten zu können, d.h. ob nur Informationen und Eigenschaften eines Produkts, die ohne unzumutbaren Aufwand analysiert werden können, zum Stand der Technik gehören.
Die GBK räumte ein, dass die Frage des unzumutbaren Aufwands sowohl bei realen als auch bei hypothetischen Analysen auftreten könne, entschied jedoch ausdrücklich nicht darüber, ob dieses Konzept eine gültige rechtliche Voraussetzung darstellt oder wo dessen Schwelle liegt. Sie begründete dies damit, dass die Vorlagefragen auch ohne diese Frage beantwortet werden könnten, da sie auf der bisherigen kombinierten Anforderung der Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit aus G 1/92 beruhten. Da im konkreten Fall nicht zu entscheiden war, ob die Analyse des Produkts ENGAGE® 8400 mit unzumutbarem Aufwand verbunden gewesen wäre, berücksichtigte die Kammer dieses Kriterium in ihren Antworten nicht, wies jedoch darauf hin, dass dies nicht bedeutet, die Frage könne sich nie stellen.
Auswirkungen auf die Praxis: Produkte auf dem Markt sind Stand der Technik - auch ohne „Kochanleitung“
„Die Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Praxis, insbesondere in den Bereichen Chemie und Life Sciences“, kommentiert Dr. Natalie Kirchhofer, Patentanwältin und Partnerin bei Cohausz & Florack:
- Produkte, die vor dem Anmeldetag eines Patents öffentlich zugänglich gemacht wurden, sind als solche Stand der Technik, auch wenn sie nicht vollständig analysierbar oder reproduzierbar sind.
- Zumindest alle analysierbaren Eigenschaften solcher Produkte sind ebenfalls Stand der Technik.
„Im Rahmen von Patentanmeldestrategien müssen daher jetzt noch stärker der Zeitpunkt der Patentanmeldung und der Produkteinführung aufeinander abgestimmt werden“, so Dr. Kirchhofer. Die Entscheidung dürfte sich nicht nur auf die Praxis des EPA auswirken, sondern auch auf Nichtigkeitsverfahren vor dem einheitlichen Patentgericht (EPG) und nationalen Gerichten (sofern diese der Argumentation der GBK folgen) und bringt das europäische Recht einem funktionalen Äquivalent des US-amerikanischen „on-sale bar“ Prinzips näher.
Es ist zu erwarten, dass G 1/23 neben dem Chemie- und Life Science-Sektor auch Patentfälle aus der IT- und Kommunikationstechnologie betreffen wird. „G 1/23 wird voraussichtlich auch auf Algorithmen oder Hardware-Strukturen Anwendung finden, die z.B. in einem Halbleiterchip implementiert sind. Der bloße Hinweis auf die hohe Komplexität des Reverse-Engineerings solcher Produkte wird daher voraussichtlich nicht ausreichen, um sie vom Stand der Technik auszuschließen“, sagt Christoph Walke, Patentanwalt und Partner bei Cohausz & Florack.
„Die aktuelle Entscheidung G 1/23 bringt längst überfällige Klarheit in einer grundlegenden Frage des Patentrechts“, sagt Dr. Arwed Burrichter, Patentanwalt und Partner bei Cohausz & Florack. „Sie ist ein wichtiger Schritt zu mehr Rechtsharmonisierung und Klarheit für Patentinhaber und Anmelder in der europäischen Patentlandschaft. Die Große Beschwerdekammer hat zu Recht die Idee zurückgewiesen, dass ein vermarktetes Produkt vollständig ausführbar und reproduzierbar sein muss, um als Stand der Technik zu gelten, wenn es bereits kommerziell verfügbar war. Diese Entscheidung stärkt die Rechtssicherheit und bringt die Herangehensweise des EPA in Einklang mit den praktischen Gegebenheiten in den Chemie- und Materialwissenschaften“, so Dr. Burrichter.
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