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/ Dr. Fabian Vogelbruch & Dr. Peter Reckenthäler

EPA untersucht Anwendbarkeit des „Joint Applicants Approach“ bei PCT-Anmeldungen

C&F: „Aussicht auf verbesserte Chancen zur Aufrechterhaltung von Schutzrechten und zum Schutz von Innovationen“

Düsseldorf, 15.02.2022 – Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) entscheidet womöglich über eine erweiterte Anwendbarkeit des sogenannten „Joint Applicant Approach“. In den verbundenen Verfahren T 1513/17 und T 2719/19 hat die EPA-Beschwerdekammer 3.3.04 der Großen Beschwerdekammer entsprechende Fragen hierzu vorgelegt, die insbesondere PCT-Anmeldungen (internationale Anmeldungen) betreffen, bei denen verschiedene Anmelder als Anmelder für verschiedene Benennungen auftreten und bei denen nur die Anmelder für eine Benennung (US) auch Anmelder einer prioritätsbegründenden Anmeldung sind.

Nach Art. 87 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) kann ein Anmelder für eine Nachanmeldung den Zeitrang (die Priorität) einer Voranmeldung beanspruchen, wenn die Nachanmeldung innerhalb von 12 Monaten nach der Voranmeldung getätigt wird und eine in der Voranmeldung offenbarte Erfindung beansprucht. Das Recht, für die Nachanmeldung die Priorität der Voranmeldung zu beanspruchen, steht nach Art. 87 EPÜ auch einem Rechtsnachfolger des Anmelders der Voranmeldung zu. Dieser Fall lag in der Vergangenheit regelmäßig vor, wenn die prioritätsbegründende Voranmeldung in den USA getätigt wurde, wo bis vor kurzem nur die Erfinder selbst – üblicherweise Angestellte in größeren Unternehmen – die US-Voranmeldung einreichen durften, und die Unternehmen dann unter Beanspruchung der Priorität der US-Voranmeldung selbst eine PCT-Anmeldung getätigt haben.

Obwohl sich üblicherweise die Erfinder und die Unternehmen einig waren, dass die PCT-Nachanmeldung den Zeitrang der Voranmeldung beanspruchen sollte, kam es in der Vergangenheit immer wieder in Einspruchsverfahren vor dem EPA oder in nationalen Nichtigkeitsverfahren zum Streit, wenn Dritte einen formell wirksamen Übergang des Prioritätsrechts von den Erfindern und Anmeldern der US-Voranmeldung auf die nachanmeldenden Unternehmen, und damit die Stellung der Unternehmen als Rechtsnachfolger im Prioritätsrecht, in Zweifel gezogen haben. Für solche Fälle haben EPA-Einspruchsabteilungen in den letzten Jahren einen erweiterten Joint Applicants Approach entwickelt. Dieser basiert auf dem für reine Europäische Anmeldungen anerkannten Prinzip, nach dem es ausreicht, wenn zumindest einer von mehreren Anmeldern einer Nachanmeldung Anmelder der Voranmeldung ist, sodass alle gemeinsam eine wirksam den Zeitrang dieser Voranmeldung beanspruchende Nachanmeldung einreichen können.

Dieses Prinzip haben EPA-Einspruchsabteilungen auf PCT-Anmeldungen erweitert, bei denen Erfinder als Anmelder einer US-Voranmeldung auch Anmelder der PCT-Anmeldung nur für die USA waren und bei denen weitere Anmelder (üblicherweise die die Erfinder beschäftigenden Unternehmen) als Anmelder für die restlichen Benennungen der PCT-Anmeldung außer den USA genannt waren. Unabhängig von den unterschiedlichen Staatenbenennungen der Erfinder/Anmelder einerseits und der weiteren Anmelder andererseits haben diese Einspruchsabteilungen das genannte Prinzip auf solche PCT-Anmeldungen angewandt und festgestellt, dass ein besonderer Übergang des Prioritätsrechts von den Erfindern/Anmeldern auf die weiteren Anmelder nicht erforderlich wäre.

In Anlehnung an diesen erweiterten Joint Applicants Approach haben in der Zwischenzeit schon das Bundespatentgericht (Urteil vom 4. August 2021 in 4 Ni 8/20 (EP) verb. mit 4 Ni 9/20 (EP) (vgl. C&F-Pressemitteilung vom 21. Oktober 2021) und das OLG Düsseldorf („Cinacalcet II“, 4.3.2021 – 2 U 25/20) formelle Wirksamkeit von Prioritätsansprüchen in analogen Fallkonstellationen anerkannt.

  Die verbundenen Verfahren T 1513/17 und T 2719/19 basieren ebenfalls auf einer PCT-Anmeldung, bei der Erfinder einerseits Anmelder einer US-Voranmeldung sind und andererseits gemeinsam mit zwei Unternehmen als Anmelder der PCT-Anmeldung genannt sind – die Erfinder als Anmelder nur für die USA, die Unternehmen als Anmelder für die restlichen Benennungen.

Die vorlegende Beschwerdekammer bittet nun die Große Beschwerdekammer insbesondere um Klärung der Frage, ob sich ein Beteiligter B wirksam auf das in einer PCT-Anmeldung beanspruchte Prioritätsrecht berufen kann, um Prioritätsrechte nach Artikel 87 (1) EPÜ in Anspruch zu nehmen, wenn in der PCT-Anmeldung der Beteiligte A als Anmelder nur für die USA und der Beteiligte B als Anmelder für andere benannte Staaten benannt ist und die PCT-Anmeldung die Priorität einer früheren Patentanmeldung beansprucht, in der A als Anmelder benannt ist.

Zwar steht die vorlegende Beschwerdekammer offenbar einer direkten Übertragung des in den EPA-Richtlinien anerkannten Prinzips auf die genannte Konstellation der PCT-Anmeldung kritisch gegenüber. Allerdings scheint sie unter Umständen einer Argumentation gegenüber offen zu sein, wonach durch die gemeinschaftliche Einreichung der PCT-Anmeldung in der genannten Konstellation deutlich wird, dass eine stillschweigende Vereinbarung zwischen der Partei A und der Partei B existiert, die B das Recht einräumt, die Priorität für das EPÜ-Gebiet in Anspruch zu nehmen. Diese Vereinbarung könnte ausreichen, um die Übertragung des Prioritätsrechts für das EPÜ-Gebiet auf B zu bewirken.

„Trotz einer Änderung des US-Patentrechts, durch die es nicht mehr notwendig ist, dass US-Voranmeldungen von den Erfindern eingereicht werden, wäre eine Anerkennung der Anwendbarkeit des Joint Applicants Approach auf PCT-Anmeldungen durch die große Beschwerdekammer von Vorteil für viele innovative Unternehmen, da diese Konstellation noch für mehrere Jahre in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren auftreten wird“, sagt Dr. Peter Reckenthäler, Patentanwalt bei Cohausz & Florack (C&F). Dr. Fabian Vogelbruch, Patentanwalt bei C&F fügt hinzu: „Die Anwendung des Joint Applicants Approach könnte dazu führen, dass wichtige Schutzrechte aufrechterhalten und wertvolle Innovationen geschützt bleiben.“

 

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